承接：商標顯著性案例 如果商標注冊申請包含不具顯著性的要素,世界各地商標法常要求申請人作出“放棄聲明”( disclaimer)。例如,《歐盟商標條例》第三十七條第2款規定,如果商標注冊申請包含不具顯著性的要素,并且商標保護范圍可因此而模糊不清的,作為核準注冊的條件,商標當局可以要求申請人放棄對該要素的排他權,放棄聲明應當同商標注冊申請或者注冊商標同時公告。商標申請人主動提出放棄聲明的,主管歐盟商標注冊申請審查的歐盟內部市場協調局( Office forHarmonisation in the Internal Market,OHIM)應該接受。美國《蘭漢姆法案》第六條亦規定,申請人可以主動放棄商標注冊申請中不可注冊的部分;審查員可以依照職權,要求申請人放棄商標申請中不可注冊的部分(如通用名稱文字描述性文字)。 此種“放棄聲明”( disclaimer)不影響被放棄的標志組成部分嗣后通過使用而獲得顯著性。我國臺灣地區“商標法”第十九條亦規定:“商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀,若刪除該部分則失其商標之完整性,而經申請人聲明該部分不在專用之列者,得以該商標申請注冊。”這種“放棄聲明”本質上是通過商標圖樣和棄權性說明文字劃定申請注冊的商標,確定注冊商標專用權的對象。由于我國目前法律對此沒有明確規定,這也是造成了“溈山牌及圖”案所呈現的法律困境的原因所在。 對“放棄聲明”的具體法律意義,茲舉一例說明。2004年,佳選公司申請注冊圖文商標“ BEST BUY及圖”,指定用于第35類推銷(替他人)、進出口代理等服務上。商標注冊申請由英文單詞“BEST”、“BUY”和一黃底黑邊方框構成,且兩個英文單詞呈上下排列。
我國臺灣地區“商標法”第十九條規定所謂“刪除”,不是物理上的刪除,而是觀念上之刪除,實際上是指申請人放棄對相應部分主張注冊商標專用權。倘若從爭議商標上物理地刪除“ BEST BUY”文字,只剩下黃底黑線邊框圖作為標志,顯然會因不具有顯著性而難以取得商標注冊。然而,爭議商標文字部分BEST BUY”的排列方式,經黃底帶孔黑線多邊形襯托,整體可具有顯著性。申請人“刪除”爭議商標中不可注冊部分,即放棄對文字“ BEST BUY”主張注冊商標專用權。依照此放棄聲明,商標局核準注冊爭議商標后,商標注冊人不能因為他人標志含“ BEST BUY”而成功地主張侵犯注冊商標專用權。 （本案北京第一中級人民法院審理認為:申請商標圖形部分構圖簡單,文字部分使用兩個較為常用的英文單詞上下單獨排列的方式構成。相對于圖形部分,文字部分更易為消費者所關注,是該商標的顯著識別部分。且“BEST"、“BUY"屬于英文中較常用的詞匯,中國消費者對于上述單詞含義的認知度較高。當消費者看到使用在推銷(替他人)、商業輔助管理服務上的中請商標時,易識別為“最好的買賣”或“最好的交易”。而該含義直接描述了指定使用服務項目的特點,不具有區別服務來源的功能,缺乏商標應有的顯著性本案最高人民法院提審認為:應當根據訴爭商標指定使用商品的相關公眾的通常認識,從整體上對商標是否具有顯著特征進行審查判斷。標志中含有的描述性要素不影響商標整體上具有顯著特征,相關公眾能夠以其識別商品來源的,應當認定其具有顯著特征。……申請商標由英文單詞“BEST”、“BUY以及黃色的標簽方框構成,雖然其中的“BEST”和“BUY”對于指定使用的服務具有一定描述性,但是加上標簽圖形和鮮艷的顏色,整體上具有顯著特征,便于識別。參見,佳選企業服務公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標駁回復審行政糾紛案,最高人民法院行政判決書〔2011行提字第9號。） 一般來說,“放棄聲明”可具有以下法律效力:(一)如果在先商標包含放棄聲明,則相應的元素應當認定為不具有顯著性。如果在后商標只包含該元素,則不為在先注冊商標的保護范圍所涵蓋;(二)如果在先商標包含兩個文字標志并且同時被聲明放棄,則其保護范圍只及于兩個文字標志特定的順序和結合方式;(三)如果在后商標包含放棄聲明,則相應的元素應視為不具顯著性,但這不影響在先商標的顯著性。而且,在后商標所有人所作放棄聲明不得拘束在先商標權人,不能單方面地限制在先商標的保護范圍。
