雖然美國商標反淡化法的理論與實踐影響最大,但不可否認的一點是,反淡化理論源于歐洲,且歐盟商標反淡化立法先于美國聯邦立法。歐盟通過長期的實踐,其反淡化立法和實踐已經相當成熟。 歐盟反淡化立法之前的理論與實踐 從美國商標反淡化理論之父謝克特教授的文章中可能看出,他提出的反淡化理論實際上是借鑒了德國和英國的商標反淡化理論,而且在謝克特教授提出商標反淡化理論之前,已經有反淡化的判例。例如,謝克特教 授 討論了德國漱口水(mouthwash)公司與一家鋼鐵生產者之間就“0dol”商標發生的爭議。“0dol”商標經過原告的長期使用,已經具有非常高的知名度,被告想在鋼鐵制品上注冊“Odol”商標,原告請求撤銷該商標注冊。 德國法院認為,被告在鋼鐵制品上注冊“Odol”商標,其目的就在于利用該商標的促銷作用,讓公眾認為它與原告的漱口水具有同樣優良的品質。雖然兩者的產品不同,不會形成競爭,但如果其他經營者都使用“Odol”商標,該商標的意義將減弱,相關市場的消費者對它的認可程度也會降低,它對消費者而言可能就不再是優良品質的產品之代表,這樣不管其生產者花了多少時間和精力來取得其獨特性,“0dol”都會降低為普通漱口水。“原告通過使用一個具有吸引力的商標創造了公眾對其產品的需求,而該商標的促銷力只有經過原告長年累月的行為才能獲得”,“如果該商標的顯著性被弱化,將損害原告與其他漱口水生產者的競爭力”。最終法院判定原告勝訴。(Frank I Schechter,The Rational Basis of Trademark Protection,40 Harv. L. Rev. 832(1927))該案奠定了現代商標反淡化法的理論基礎。 但德國一直沒有在商標法中明確規定反淡化條款,直到1994年制定新《商標法》以履行歐共體成員國責任時,才在法條中規定了與《歐共體商標條例》相協調的反淡化條款。
雖然理論上認為英國很早就有商標反淡化的理論和實踐,但從英國的判例來看,在《1994年商標法》制定前,對那些可能被認為構成淡化的行為,仍然以混淆和假冒為由給予救濟。英國有關商標淡化的司法實踐最早可以追溯到19世紀的Eastman Photographic Materials Co Ltd. v. Jonn Griffth's Cycle Corp案,在該案中,被告將原告注冊在照相機上的馳名商標“Kodak”,使用在自行車這種根本不相關的商品上,最終法院是以混淆和假冒為由判定被告構成侵權。 英國《1938年商標法》規定,只有存在混淆才能對商標進行保護,但該法沒有完全排斥普通法中的假冒侵權,因此在1938年之后,還能在假冒訴訟中尋找到一些被認為具有反淡化傾向的判例。其中最有影響的判例是Taittinger S. A. v. Allbev,Ltd.案。該案是從香檳區生產法國香檳的生產者,對一種被稱之為“Elderflower Chapagne”的發泡非酒精飲料的生產者提起的假冒之訴,而不是商標法中的侵權之訴。在該案中,上訴法院的 三位法官都 認 為,“champagne”這個詞只與法國香檳區所生產的酒產生聯系,原告遭受的損害實質上就是被告對這種聯系的弱化。