如果注冊商標以功能性方式而不是作為商標使用,即不作為商品或服務來源的指示,則注冊商標的使用也不構成侵權。如果第三方以不是商標所有者的商品或服務的來源標識符的方式使用另一商標所有者的商標,則該使用可能是功能性的且無侵權行為。在Pagliero訴Wallace China Co,華萊士創造了幾種中國圖案,直接或通過授權經銷商出售。2華萊士的競爭對手之一Pagliero Brothers在其瓷器上使用了幾種相同的設計。法院認為,Pagliero Brothers對華萊士設計的使用不構成侵權,因為瓷器圖案的功能具有美學功能。法院指出,“如果功能具有“功能性”,通常沒有救濟權。從這個意義上說,“功能性”可以說是指商標目的以外的含義。”
在另一個著名的例子中,克里斯蒂安·盧布汀(Christian Louboutin)起訴伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)(YSL),當時伊夫(YSL)開始銷售帶有紅色鞋底的競爭鞋。盡管克里斯汀·盧布汀(Christian Louboutin)的鞋子以紅色鞋底而聞名,法院認為YSL使用紅色鞋底是可行的,因為YSL出售的是單色的紅色鞋子,并且阻止YSL在這樣的鞋子上使用紅色鞋底會降低完全是紅色鞋子的美學功能。法院裁定,Louboutin的商標僅限于與其他鞋子的外觀形成鮮明對比的紅色鞋底,并且不受YSL的單色紅色鞋子的侵害。
最近,俄勒岡州波特蘭市的一支名為“ The Slants”的搖滾樂隊在2011年申請了其商標的聯邦商標注冊,以“娛樂樂隊現場表演的本質。”盡管這個名字在種族歧視方面享有盛譽,但這個名字還是被樂隊成員的亞裔美國人傳統所采用。美國專利商標局根據《蘭納姆法》第2(a)節的規定,拒絕商標注冊,認為該商標正在貶損。
聯邦注冊具有其優勢,The Slants和PFI認為他們被剝奪了這些聯邦權利。但是,維護反歧視條款的擁護者認為,所謂的貶損商標仍然受到普通法權利的保護。盡管紅人隊可能會在沒有聯邦保護的情況下繼續使用其名稱,但“偏鋒”組織要求聯邦商標保護才能簽署唱片交易。斯蘭特人辯稱,他們不尋求該名稱的注冊以不禮貌的方式使用它。相反,《偏鋒》試圖將消極含義變成亞裔美國人的積極含義。如上所述,USPTO并未受到商標的影響申請人的意圖或目的是為了反對基于誹謗的駁回,而聯邦巡回法院在2015年支持《 The Slants》一案,裁定“第一修正案甚至允許發表有害言論。” 14在最高法院的各自簡介中,政府辯稱,雖然《第一修正案》保護言論自由,但并不需要提倡諸如種族誹謗之類的有害言論,而《斯蘭特人》則主張政府不認可或促進所有聯邦商標注冊。